應(yīng)在訴爭商標申請日前已存在

判斷訴爭商標是否損害他人在先權(quán)利的時間界限，應(yīng)以何日為準?在散列通商標行政案中，最高人民法院認為，依據(jù)《商標法》第三十一條的規(guī)定審查判斷訴爭商標是否侵害他人在先權(quán)利，一般應(yīng)當以訴爭商標申請日前是否存在在先權(quán)利為時間界限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ褐R產(chǎn)權(quán)案件年度報告(2009)》再次確認了此原則。

1987年11月12日，(瑞士)豪夫邁-羅須控股公司(以下簡稱羅須公司)與西南藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱西南藥業(yè)公司)的前身西南制藥三廠簽訂了有效期至1991年12月31日的《關(guān)于“散利痛片”在中國生產(chǎn)、銷售的協(xié)議》，羅須公司同意西南制藥三廠在中國市場使用“散利痛”商標。

“散利痛片”是一種以乙酰氨基酚為主，輔加咖啡因和異丙安替比林的解熱、鎮(zhèn)痛藥，1988年、1995年分別被列入四川省和上海市藥品標準。衛(wèi)生部衛(wèi)藥發(fā)(90)第39號《關(guān)于進一步加強藥品標準及名稱管理的通知》規(guī)定，國家藥品標準和省級藥品標準中收載的藥品名稱即為法定名稱，也是通用名稱。2001年4月27日，國家藥典委員會出具的《關(guān)于“散利痛片”名稱問題的函》再次確認，根據(jù)衛(wèi)生部衛(wèi)藥發(fā)(90)第39號文和衛(wèi)藥政發(fā)(91)第 143號文規(guī)定，“散利痛片”是藥品通用名稱，不得作為商標或商品名注冊。2001年9月20日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的2001國藥標字XG-013 號國家標準頒布件規(guī)定，自2001年10月31日起，復(fù)方對乙酰氨基酚片(Ⅱ)的地方標準同時停止使用，該品種原藥品名稱“散利痛片”作為曾用名稱過渡。

1992年3月17日，西南藥業(yè)公司向國家工商局商標局申請在第5類“西藥”商品上注冊散列通商標，1993年2月28日獲得核準注冊，商標注冊號為631613。1993年11月3日，羅須公司與西南藥業(yè)公司簽訂會談紀要，確認雙方不再合作。

1999年7月30日，羅須公司請求國家工商局商標評審委員會撤銷西南藥業(yè)公司的第631613號散列通商標，理由是散利痛是羅須公司的未注冊商標，西南藥業(yè)公司申請注冊近似的散列通商標，違背誠實信用原則，侵犯了羅須公司的在先權(quán)利。

2005年4月26日，商標評審委員會作出商評字(2005)第0675號裁定，維持第631613號散列通注冊商標。其理由是：羅須公司 1987年至1992年與西南藥業(yè)公司合作生產(chǎn)的“散利痛片”，使用的商標是散利痛及Saridon;散列通不是羅須公司在先使用的中文商標，也無證據(jù)證明散利痛作為Saridon對應(yīng)的中文名稱，在申請日前已被消費者廣泛接受并產(chǎn)生一定影響;“散列通”與“散利痛”文字構(gòu)成存在明顯區(qū)別，普通消費者一般不會將其識別為同一商標，西南藥業(yè)公司注冊散列通商標的行為不屬于搶先注冊他人商標的行為，不能認定其違反誠實信用原則。

羅須公司不服該裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

北京市一中院審理認為：散利痛商標屬于羅須公司已經(jīng)使用并有一定影響的未注冊商標，在西南藥業(yè)公司第631613號散列通商標申請注冊之前即已存在;“散列通”與“散利痛”均用于西藥，兩標志的文字組合順序與形式相同，字音、字形相近，應(yīng)認定構(gòu)成近似商標;西南藥業(yè)公司明知上述情況，仍然注冊與散利痛商標相近似的散列通商標，主觀上已具備惡意，違反了《商標法》第三十一條的規(guī)定，同時違背了誠實信用的民法基本原則，屬于《商標法》第四十一條規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊的”行為。一審判決撤銷商評字(2005)第0675號裁定，要求商標評審委員會在判決生效后作出撤銷第631613號散列通商標的裁定。

西南藥業(yè)公司和商標評審委員會均不服一審判決，分別向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高院審理后作出(2006)高行終字第253號行政判決，駁回上訴，維持原判。2008年6月18日，商標評審委員會按照二審判決，作出了撤銷第631613號散列通商標的裁定。西南藥業(yè)公司不服，向北京市高院申請再審。北京市高院發(fā)出(2007)高行監(jiān)字第293號駁回再審申請通知書，駁回了西南藥業(yè)公司的再審申請。西南藥業(yè)公司又向最高人民法院申請再審，最高人民法院2009年1月14日以(2007)行監(jiān)字第112-1號行政裁定決定提審。

二審判決后，羅須公司將散利痛商標(2000年10月注冊，商標注冊號第1456508號)轉(zhuǎn)讓至拜耳消費者護理股份有限公司(簡稱拜耳公司)名下，拜耳公司承繼羅須公司參加本案再審訴訟，并在再審?fù)徶忻鞔_表示，放棄以《商標法》第十三條有關(guān)馳名商標的規(guī)定作為申請撤銷散列通商標的理由。

最高人民法院審理認為：本案應(yīng)適用《商標法》第三十一條有關(guān)保護在先權(quán)利的規(guī)定進行審查。羅須公司申請撤銷第631613號散列通商標的權(quán)利基礎(chǔ)是散利痛商標，因此首先要查明第631613號散列通商標申請注冊時，“散利痛”是不是羅須公司的在先未注冊商標。在2001年10月31日四川省和上海市有關(guān)“散利痛片”的地方藥品標準停止使用之前，“散利痛”一直是法定的藥品通用名稱(此期間不得作為藥品商標或商品名注冊)。根據(jù)1984年施行的《藥品管理法》第四十一條的規(guī)定，除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊商標(該法2001年修訂時廢止了強制藥品使用注冊商標制度)。據(jù)此，在 2001年2月28日前，我國《藥品管理法》禁止在藥品上使用未注冊商標，西南藥業(yè)公司1992年申請注冊散列通商標及該商標1993年被核準注冊之時， “散利痛”從法律上不可能是“散利痛片”的未注冊商標。羅須公司在與西南藥業(yè)公司合作期間，在合作生產(chǎn)的“散利痛片”上對“散利痛”字樣的使用，是根據(jù)《藥品管理法》及藥品說明書和標簽管理等相關(guān)規(guī)定，對藥品通用名稱的標注，不能認定其是作為未注冊商標使用的。原審判決認定散利痛是羅須公司的未注冊商標，屬于認定事實錯誤。鑒于“散利痛”在西南藥業(yè)公司注冊散列通商標時，不是未注冊商標，因此其不能成為羅須公司提出爭議的權(quán)利基礎(chǔ)。商評字(2005)第0675號裁定維持散列通商標注冊的結(jié)論正確，應(yīng)予維持。2009年5月25日，最高人民法院作出(2009)行提字第1號行政判決書，撤銷了一審和二審行政判決，維持了商標評審委員會商評字(2005)第0675號裁定，散列通注冊商標得以注冊。